USPTO､自明性判断に関するガイダンスを発表
2024年2月27日、米国特許商標庁(USPTO)は、自明性を適切に判断する方法について、審査官向けの最新のガイダンスを発表しました。
このガイダンスは、2007年のKSR事件米国連邦最高裁判所判決（以下「KSR最高裁判決」）以降の米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の判決を考慮して、KSR事件およびGraham事件の最高裁判決における自明性判断の法的枠組みを拡張し、強化するものです。より具体的には、発表されたガイダンスは、KSR最高裁判決で要求される自明性を判断するための「柔軟なアプローチ（flexible approach）」の再確認という性格の内容であり、法的効力はなく、USPTOが新しい慣行や手順を伝えることを意図したものではありません。
以下、今回のガイダンス発表に至るまでの自明性に関する最高裁およびCAFCの判決、およびそれに対するUSPTOの対応の推移を述べた後、発表されたガイダンスについての概要を説明します。
１．自明性の判断に関する判決およびUSPTOの対応の推移について
（判決の推移の詳細は、下記「情報元５」および「情報元６」をご参照下さい）
（１）Graham最高裁判決で示されたGrahamテスト
自明性の判断は法律問題ですが、その前提として、事実認定を行なう必要があります。その事実認定手法は、Graham最高裁判決（1966年）において初めて示されたGrahamテスト（Graham inquiries）の一部を構成する、以下の3つの段階により行われます。
（A）先行技術の認定
（B）クレームされた発明と先行技術との相違点の認定
（C）当業者の技術水準の認定
Grahamテストにおいては，上記各認定事実を踏まえて、４つ目の段階として、クレームされた主題の自明性の存否を法律問題として判断します。その際、商業的成功、長期間未解決であった問題の解決、顕著な効果などの二次的要因についての客観的な証拠があれば，自明性の判断の際に副次的に参酌されます。
（２）Graham最高裁判決後のCAFC判決の動向
上記Graham最高裁判決以来、最高裁で本格的に自明性の判断基準が争われたことはなく、長い間CAFCでは、従来技術の組み合わせに基づく自明性の主張には教示（teaching）、示唆（suggestion）、または動機付け（motivation）が必要であるとする「TSMテスト」という独自のルールで自明性の判断をしてきました。それに対して、そのような判断基準では従来技術を単に組合せただけの発明が特許になることになり、その結果として生じる種々の問題点が指摘されていました。
（３）KSR最高裁判決
2007年４月３０日、最高裁は、特許発明の非自明性（進歩性）の判断をめぐり争われてきたKSR事件（ KSR International v. Teleflex, Inc.事件）に判決を下しました。
KSR事件では、第一審で、複数の文献を組合せて自明性の判断をするにあたり、地裁は「引用文献中に組み合わせについての示唆や動機が含まれていなくても，当業者の技術常識に基づいて組合せを容易と判断できる」（“Flexible Standard”）と判示したのに対し、CAFCは、TSMテストに基づき、「組合せの動機や示唆についての記載ないし証拠が引用文献中に必要である」（”Rigid Standard”）と判示していました。これを受けた最高裁が、何れかの判断基準を採用するのか、あるいはそれらの折衷案を提示するのか、注目されていました。
KSR最高裁判決では、CAFCのTSMテストに基づく自明性判断は厳格過ぎ、そのような厳格なTSMテストの適用は、幅広く柔軟なGraham最高裁判決で示された要件とは矛盾するとして、CAFCの判決を破棄し差し戻す旨の判決を下しました。
（４）USPTOの対応（詳細は、下記「情報元４」をご参照下さい）
（ｉ）審査ガイドラインの公表
USPTOは2007年10月、KSR最高裁判決を受けて、自明性に関する新たな審査ガイドラインを公表しました。このガイドラインにおいてUSPTOは、自明性の判断に際し、引き続きGraham最高裁判決の判断基準であるいわゆるGrahamテストを踏襲すると強調し、更に、USPTOは、クレーム発明を拒絶する際の理由には、CAFCが判示してきたTSMテスト（先行技術に教示、示唆または動機付ける記載の存否）も含まれるとしています。
このような現状踏襲を原則として、ガイドラインは、KSR最高裁判決を踏まえ、TSMテストが適用できない場合であっても、自明性を問うことが出来ることを明らかにするとともに、KSR最高裁判決によって判示された理論的根拠のそれぞれについて、内在する事実の解明やその事実から如何に自明性に係る最終判断を推論するかに関する詳細な例を示しています。
（ii）審査ガイドライン改訂版の公表
USPTOは2010年9月1日付官報において、2007年10月に公表した自明性に関する審査ガイドラインの改訂版を公表しました。この改訂版は、KSR最高裁判決以降にCAFCにより下された判決における自明性に係る判断や考え方などの進展をガイドラインに追加することにより、特許審査官がクレームの自明性判断時に直面する様々な論点に対処するものです。具体的には、KSR判決以降にCAFCにより下された24の判決を例として取り込み、当該判決から得られる教訓を明確に示すことによって、自明性判断の審査に役立つようにしています。
２．2024年2月27日に発表されたガイダンスの概要
2024年2月27日に発表されたガイダンスは、30件以上のCAFCの判決からの引用に基づくいくつかのテーマを扱っています。
（１）ガイダンスの骨子
ガイダンスの内容の骨子は、以下の通りです。
①AIA改正特許法により、判断の時期的基準が発明日から出願日となった。
②Graham v. John Deere 最高裁判決で示された自明性判断のファクターおよびフレームワークが、引き続き自明性の判断をコントロールする。
③CAFC判例は、KSRで確認された自明性の「柔軟なアプローチ（flexible approach）」を踏襲している。
④商業的成功などの二次的考慮事項や発明者による宣誓書の提出などもきちんと考慮する必要がある。
⑤審査官(審判官)は、引き続き、きちんとした事実認定および自明性の理由づけにおいて、合理的な説明を行なう必要がある。
（２）「柔軟なアプローチ」と「合理的な説明の必要性」について
上記骨子で示した内容のうち、最も重要なテーマは、自明性に対する「柔軟なアプローチ」の実施（上記③）と、クレームされた発明が自明であったと結論づける際の合理的な説明の必要性（上記④）に関するものです。以下、これらについてやや詳細に説明します。
（ｉ）「柔軟なアプローチ」の実施について
その議論においてUSPTOは、KSR最高裁判決によって表明され、その後のCAFCの判決によって繰り返された柔軟性（flexibility）を、先行技術の範囲の適切な理解を義務付け、先行技術を変更する適切な理由を提供するものとしています。
先行技術の範囲と内容に関して、ガイダンスは、先行技術と、そのような提案が明示的に述べられていない場合でも、常識を自然に適用し、技術分野から提案を収集する当業者(POSITA)に合理的に示唆する可能性のあるすべてのことを理解することに注意を喚起します。したがって、自明かどうかの審査に際しては、技術的問題の解決策に関する正確な教示を求める必要はなく、当業者が採用する推論、創造的なステップ、および技術常識を考慮に入れることができます。
1つの先例においてCAFCは、当業者は、水上レクリエーション装置を使用する際のライダーの安定性に対する業界の懸念に関する技術常識に基づいて、特定の先行技術要素を組み合わせたものであると判示しました。ガイダンスはまた、類似の先行技術の評価の必要性を確認しており、当業者の知識と視点に関する証拠と組み合わせて、「同じ分野の努力」と「合理的に適切な」テストを検討する際には、「柔軟なアプローチ」を使用して評価する必要があります。
ガイダンスによれば、自明性に対する「柔軟なアプローチ」は、先行技術を修正するための証拠的裏付けを備えた合理的な説明を提供する必要があります。コンパクトな審査手続きを可能にするために、審査官は審査の早い段階でこの説明を明確にする必要があります。またUSPTOは、「当業者の常識」を理論的根拠として全面的に用いることは、合理的な分析や証拠の裏付けに代わるものではないと警告しています。特にクレームの限定が先行技術で明示的に開示されていない場合には、なぜ当業者の常識が自明性の認定に結び付いたのか、説明がなければなりません。
（ii）合理的な説明の必要性について
このガイダンスはさらに、意思決定者は、一応の自明性を確立するために、Grahamテストにおける二次的な考慮事項やその他の客観的な自明性の指標を含む、目の前の関連する証拠を無視する自由はないと強調しています。同時に、陳述書や弁護士の主張における専門家による決定的な意見だけでは、事実の裏付けがない場合には、重視されるべきではありません。
このガイダンスは、KSRおよびGraham最高裁判決で示された自明性に対する「柔軟なアプローチ」に沿っており、適切な自明性の拒絶に対する万能のアプローチはないと指摘しています。むしろ、ガイダンスは、法的に適切な自明性の拒絶は、事実の認定と、クレームされた発明が自明であった理由を示す合理的な説明を示さなければならないことを繰り返しています。
３．実務への影響
下記「情報元１」において、今回公表されたガイダンスの実務への影響について以下の点が述べられています。
（１）実務への大きな影響は予定されていないものの、KSR判決から17年が経過しようとしており、KSR判決が生まれた時代背景を知っている現役現場審査官の割合もそう多くはないと思われます。
（２）このような状況で、「柔軟な（flexible）」という「相対的」な用語を基準を定めずに使用した場合、「より柔軟な自由裁量を審査官に与える」という誤解が生じる可能性があります。
（３）この点に関連して、KSR最高裁判決では、「Grahamファクターは、CAFCの硬直化した判断手法と異なり、より柔軟なものである」という趣旨の説明をしています。今回公表されたガイダンスでは、KSR最高裁判決の背景となった「狭義のTSMテスト」について触れられていないことから、「非常に狭く硬直化したTSMテストに対してより柔軟なアプローチ」と説明した場合と、何にもないところから、いきなり「柔軟なアプローチ」と言った場合とでは、受け止め方に微妙な相違が生じる可能性があります。
［情報元］
１．WHDA NEWSLETTER March 2024 「103 条(Obviousness)に関する米国審査基準」
２．IP UPDATE（McDermott）”New PTO Guidance: Use KSR Flexible Approach to Obviousness” (March 7, 2024)
https://www.ipupdate.com/2024/03/new-pto-guidance-use-ksr-flexible-approach-to-obviousness/
３．USPTOのウェブサイトより
（１）USPTO MEMORANDUM (February 27, 2024) “Updated Guidance for Making a Proper Determination of Obviousness （ニュースリリース）
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/updated-103-memo.pdf
（２）A Notice by the Patent and Trademark Office on 02/27/2024 “Updated Guidance for Making a Proper Determination of Obviousness”（米国商務省官報）
４．ジェトロ・ニューヨーク事務所配信の記事より
（１）「KSR 最高裁判決を踏まえ、USPTOは自明性に係る審査基準を公表」（2007年10月10日）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/news/pdf/071010.pdf
（２）「USPTO、KSR最高裁判決を踏まえた自明性に係る審査基準の改訂版を公表 －KSR最高裁判決以降のCAFC判決から得られる教訓を取り込む－」（2010年9月1日）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/news/pdf/100901.pdf
５．パテント2008 Vol.61 No.4 「KSR事件連邦最高裁判決を踏まえた，非自明性判断基準に関する米国特許商標庁の審査指針の概要」小野康英著
https://jpaa-patent.info/patents_files_old/200804/jpaapatent200804_087-105.pdf
６．米国情報 「U.S. Supreme Court No. 04-1350 (April 30, 2007). KSR INTERNATIONAL V. TELEFLEX INC」KSR 判決訳_JPAA ジャーナル 2007.7
https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/ksr200707report.pdf
［担当］深見特許事務所 野田 久登