MPFクレームの解釈に関するUSPTOの覚書
2024年3月18日、米国特許商標庁（USPTO）は、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームおよびステップ・プラス・ファンクション・クレームのクレーム限定の解釈を審査経過の記録にどのように明確に記載するのかについて、特許審査官あての覚書（MEMORANDUM to All Patent Examiners）を発行しました。
１．覚書の背景
米国特許法112条(f)の規定は、組合わせに係るクレームの要素を、構造、材料またはそれを支える作用を記載することなく、特定の機能を実行するための手段または工程として記載することを認めています。米国特許法112条(f)は以下のように規定しています。
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“An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”
（組合せに係るクレームの要素は、構造、材料、またはそれを支える作用を記載することなく、特定の機能を実行するための手段または工程として表現することができ、そのようなクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料、または作用およびその均等物をカバーするものと解釈される。）
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112条(f)の前半の規定に従って構成要素を機能的に表現したクレームの代表的として、“means for … ing”の形式および“step for … ing”の形式で表現したクレームがあり、それぞれ、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームおよびステップ・プラス・ファンクション・クレームと称します（以下、これらのクレームを「MPFクレーム」と総称します）。さらに112条(f)の後半の規定によると、MPFクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料、または作用およびそれらの均等物を対象とするものとされます。
すなわち、MPFクレームの権利範囲は、クレームされた機能に対応する明細書の開示内容とその均等物に限定されるため、明細書の開示が乏しければ権利範囲は非常に狭く解釈されることになり、また、MPFクレームと認定された場合にクレームされた機能に対応する具体的な構造が明細書に記載されていなければ、米国特許法112条(b)の明確性要件を満たしていないとして拒絶または無効の対象とされることになります。
このようにクレームがMPFクレームと認定されると権利化や権利行使に大きな影響を及ぼす場合があるため、出願人や代理人の間では、審査官や裁判官によってどのようなクレームがMPFクレームと認定されるのかは大きな関心事となっていました。
なお、MPFクレームの解釈については、2022年1月7日付け配信の弊所ホームページの国・地域別IP情報の記事「MPFクレームが非侵害・不明瞭と判断されたCAFC判決」（https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/7671/）をご参照ください。
２．覚書の目的
今回のUSPTOの審査官宛の覚書は、112条(f)の解釈について何らかの変更を示唆するものではありません。この覚書の目的は、以下の３点です。
① MPFクレームのクレーム限定の審査に関連して一貫性を確保すること
② 審査官が使用するクレーム解釈について出願人および一般公衆の双方に通知すること
③ 出願人に対し審査の早い段階で異なるクレーム解釈を展開する機会を提供すること
より具体的には、この覚書の1つの側面は、MPFクレームのクレーム限定を審査する際に利用可能なリソースおよびガイダンス、特にMPEP§2181-2187について、ならびにリフレッシュ研修について、審査官に思い出させることです。覚書によれば、そのようなクレーム要素を審査する際の主な手順は次のとおりです。
(i) クレーム限定が112条(f)の適用を引き起こすかどうかの判断
(ii) 112条(f)の適用に関して記録が明確であることの保証
(iii) 112条(a)および(b)の下に112条(f)のクレーム限定をサポートするために必要な記載の評価
３．覚書の詳細な内容
（１）クレーム限定が112条(f)の適用を引き起こすかどうかの判断について
クレームの限定が112条(f)の適用を引き起こすかどうかを判断するために、覚書は審査官に対し、MPEP§2181のサブセクションIに規定されている3条件分析（three-prong analysis）を採用するよう指示しています。この分析を用いると、その機能を実行するための構造、材料または作用ではなく、機能的文言と関連した「ミーンズ」または「ステップ」という用語を記載するクレーム限定は、112条(f)の適用を引き起こすものとして解釈されることになります。
ただし、これらの「ミーンズ」または「ステップ」という用語が、機能を実行するための構造、材料または作用を伴う場合、112条(f)は適用されません。一方、「ミーンズ」の代わりの一般的な代用語で機能的文言を記載する限定は、その機能を実行するための十分に明確な構造を記載していなければ、112条(f)を適用することになります。このような一般的な代用語の例には、「～するための機構（mechanism for）」、「～するためのモジュール（module for）」、「～するためのデバイス（device for）」、「～するためのユニット（unit for）」、「～するための部品（component for）」、「～するための要素（element for）」、「～するための部材（member for）」、「～するための装置（apparatus for）」、「～するための機械（machine for）」、「～するためのシステム（system for）」があります。
（２）112条(f)の適用に関して記録が明確であることの保証について
覚書には重要な注意事項があり、「審査手続中に112条(f)の限定の解釈を書面で確立することは、明確な審査手続の記録を確立するという政府機関の目標を支援する上で重要である」と述べられています。この覚書は、審査官に対し、この目的の達成を支援するために「フォーム段落（form paragraph）」が利用可能であることをアドバイスしており、それは出願人、一般公衆、および裁判所に対し、審査官が審査中に用いたクレーム解釈についての情報を提供するのに役立ちます。これにより、出願人、一般公衆、および裁判所（付与後手続についてはUSPTO）に対し、審査官が自身のクレーム解釈に基づいて先行技術をどのように検索し適用したかについて、さらに通知されることになります。
（３）112条(a)および(b)に基づく112条(f)のクレーム限定をサポートするために必要な記載の評価について
この覚書はさらに、112条(f)に基づくクレームが、112条(a)の記載要件および実施可能要件、および112条(b)の明確性要件を満たしているかどうかを評価する必要性を強調しています。後者に関しては、明細書は、記載された機能全体を実行できるように当業者によって理解されるよう、機能に明確にリンクされまたは関連付けられる構造を明確に開示する必要があります。さらに、コンピュータ実装発明の112条(f)のクレーム限定については、明細書は、クレームされた特定のコンピュータ機能を実行するためのアルゴリズムを開示する必要があり、・・・そしてアルゴリズムの開示が十分であるかどうかは、当業者のレベルに照らして判断されなければなりません。
覚書はさらに、クレームされた機能全体を実行する対応する構造を明細書が開示していないことに基づく不明瞭な112条(f)のクレーム限定は、十分な記載を欠いており、112条(a)の下にクレームの全範囲をサポートするよう十分には実施可能でない可能性がある、と述べています。したがって、112条(f)の分析において、審査官は、明細書がクレームされた発明の所有を立証しているかどうか、そして当業者がクレームされた発明を製造し使用することを可能にする十分な情報が提供されているかどうか、を判断しなければなりません。
覚書の詳細については、覚書の原文（下記の情報元②）および連邦官報通知（下記の情報元③をご覧ください。
［情報元］
①PTO to Patent Examiners: Make Interpretation of Means-Plus-Function Claims Clear in the Record
②Resources for Examining Means-Plus-Function and Step-Plus-Function Claim
Limitations (35 U.S.C. 112(f))
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/112f-memo.pdf
③Resources for Examining Means-Plus-Function and Step-Plus-Function Claim Limitations
［担当］深見特許事務所 堀井 豊