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米国最高裁による意匠特許侵害の損害賠償額に関する判決

 2016 年12 月6 日、米国最高裁は、サムスン対アップル事件において、意匠特許侵害の損害賠償に関する定義が記載されている289 条の解釈を行ない、全裁判官一致の判決を出しました。その際、意匠特許案件において、損害賠償が、製品全体の販売に基づく利益ではなく、製品の侵害構成要素のみに起因する利益に限定されてよいとしました。従って、本判決は、複数の構成要素からなる製品中の全構成要素数より尐ないものをクレームに記載する意匠特許の侵害に関する損害賠償額を限定する可能性があります。

I. 経緯
 289 条は、特許意匠を「製造品(article of manufacture)」に適用する第三者の侵害に関し、「総利益を限度として特許権者に対して責任を負う」と記載しています。今回のサムスン対アップル事件の判決以前、289 条は、侵害構成要素が最終製品とは別途に販売されていない場合、「製造品」は最終製品であると解釈されていました。この解釈に基づくと、意匠特許侵害の損害賠償額は、侵害構成要素そのものだけではなく、最終製品全体に関する利益に基づいていました。この点について、時には不公平であるとも言われていましたが、意匠特許権者にとっては重要な利点でした。
 2011 年、アップル社は、サムスン社のスマートフォンがアップル社の数件の意匠特許を侵害するとしてサムスン社を提訴しました。地裁は、サムスン社の一部のスマートフォンがアップル社の意匠特許を侵害するとして、サムスン社に3.99 億ドルの損害賠償を命じました。この金額は、サムスン社が侵害スマートフォンの販売により得た総利益に相当し、289 条の従前の解釈と一致します。CAFC も地裁の判決を支持しました。CAFC は、侵害構成要素が、サムスン社のスマートフォン全体とは別途に販売されていなかったため、スマートフォンの一般消費者にとって「製造品」とみなされないとしました。

II. 最高裁の判決
 最高裁は、CAFC に同意せず、「製造品」という用語は、別途に販売されるかどうかにかかわらず、消費者に対して販売される最終製品と、該製品の構成要素との両方をカバーする幅広いものであるとしました。最高裁は、289 条のこの解釈は、(i)USPTO と地裁が「複数の構成要素からなる製品の構成要素の一部のみを対象とする意匠の意匠特許を認める」と解釈した171 条(a)、及び(ii)「機械そのものとは別途に機械の一部を対象とする」実用特許を認める101 条と一致しているとしました。
 最終的に、最高裁は、「CAFC による「製造品」という用語の更なる減縮解釈は、289条の原文と一致不可能である」としました。しかし、最高裁は、関連する「製造品」を指摘するテストを設定するという次の措置を取ることを拒否し、CAFC にこの点について再検討するよう命じました。最高裁は、CAFC の判決を覆し、(i)サムスン社のスマートフォンのどの部分が「製造品」を構成するか再評価し、(ii)それに応じて損害賠償額を再度算定するように、本件をCAFC に差し戻しました。

[情報元]Oliff Special Report, December 21, 2016
[担当]深見特許事務所 紫藤 則和