米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、連邦地方裁判所による米国特許法112条(f)のミーンズ・プラス・ファンクション（means-plus-function: 以下、「MPF」）クレームの分析が不十分であったとして、本件特許クレームを不明確であるとした連邦地方裁判所の判決を破棄し、差し戻しました。

TrackTime, LLC v. Amazon.com Services LLC, Audible, Inc., Case No. 24-1102 (Fed. Cir. July 2, 2026) (Prost, Taranto, JJ; Kovner, J., sitting by designation.)

 

１．事件の経緯

（１）訴訟の対象となった特許

　TrackTime, LLC（以下、「TrackTime社」）は、音声ファイルおよび動画ファイル向けの時間同期されたトランスクリプト（文字起こし機能）を用いてマルチメディアファイル内をナビゲートするために、モバイルデバイス上で使用される方法およびシステムをクレームする、米国特許第8,862,978号（以下、「’978特許」）および米国特許第8,856,638号（以下、「’638特許」）を所有しています。これら2件の特許うち、’978特許は特に、モバイルデバイス上で時間同期されたトランスクリプトに注釈（アノテーション）を付け、共有する方法に関するものです。

（２）特許侵害訴訟の提起

　TrackTime社は、’978特許および’638特許を侵害しているとしてAmazon.com Services LLCおよびAudible, Inc.（以下、両社を集合的に「Amazon社等」と総称）をデラウェア州連邦地方裁判所（以下、「地裁」）に提訴しました。これに対して、Amazon社等は、’978特許および’638特許の無効を主張しましたが、特に’978特許については、そのクレーム1－10はMPFクレームと理解されるため不明確であると主張しました。

　第一審の地裁においては、’978特許および’638特許の有効性について多岐に渡る論点が争われましたが、本稿では特に、’978特許のMPFクレームの解釈について注目すべき判断が示されたことから’978特許の争点に絞って説明することといたします。[i]

 

２．MPFクレームについて

（１）MPFクレームの解釈

　米国特許法112条(f)前段[ii]の規定によると、組合わせに係るクレームの要素は、構造、材料またはそれを支える作用を記載することなく、特定の機能を遂行するための手段または工程として記載することが認められています。代表的には“means for … ing”の形式で構成要素を機能的に表現したクレームを本稿の冒頭で述べたようにMPFクレームと称します。さらに112条(f)後段[iii]の規定によると、MPFクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料、または作用およびそれらの均等物を対象とするものとされます。

　すなわち、MPFクレームの権利範囲は、クレームされた機能に対応する明細書の開示内容とその均等物に限定されるため、開示が乏しければ権利範囲は非常に狭く解釈されることになり、さらに、MPFクレームと認定された場合にクレームされた機能に対応する具体的な構造が明細書に記載されていなければ、米国特許法112条(b)[iv]の明確性要件を満たしていないとして拒絶または無効の対象とされます。このようにクレームがMPFクレームと認定されると権利化や権利行使に大きな影響を及ぼす可能性が生じます。

（２）Dyfan v. Target事件について

　CAFCは近年のDyfan v. Target事件判決[v]において、クレームがどのような場合にMPFクレームと認定されるのかについて、特にクレームに「ミーンズ」という用語が無い場合の取り扱いについて、その考え方を説明しており、後述するように本件CAFC判決においても言及されています。以下にその概要について説明いたしますが、Dyfan v. Target事件判決の詳細については、弊所ホームページの2022年6月16日付配信記事「『ミーンズ』という文言がない場合にMPFクレーム解釈が発動されないという推定を克服できなかったCAFC判決」（https://www.fukamipat.gr.jp/region_ip/8247/）をご参照ください。

　Dyfan v. Target事件判決においてCAFCは、MPFクレームに関するCAFCの基本的な考えを整理し、MPFクレームの分析のための2段階テストについて説明しています。

　［第１のステップ］：クレームにおいて、機能を遂行するための構造を記載すること無しに機能を記載しているかどうか、すなわちクレームの限定がMPFクレームの形式で書かれているかどうかを判断します。このことは、クレーム限定が当業者に対して「十分明確な構造を暗示しているかどうか」を判断することを意味し、十分明確な構造を暗示していなければ当該クレームはMPFクレームの形式で書かれたものであり、112条(f)が適用され、クレーム限定が十分明確な構造を暗示していれば当該クレームはMPFクレームの形式で書かれたものではなく、112条(f)は適用されません。

　［第２のステップ］：上記の第１のステップでMPFクレームと判断された場合にのみ実行されるものであり、明細書に開示されたどの構造がクレームされた機能に対応するのか判断します。この場合、機能に対応する具体的な構造が明細書に記載されていなければ、米国特許法112条(b)の明確性要件を満たしていないとして拒絶または無効の対象とされます。

　特に「ミーンズ」というクレーム用語の有無が長年に渡って重要視されてきたことから、上記の2段階テストの第１のステップにおいて、クレームの文言が「ミーンズ」という用語を含む場合には、クレーム限定はMPF形式で書かれており112条(f)の適用を引き起こすものと推定され、逆に、「ミーンズ」という用語が無い場合には、クレーム限定はMPF形式では書かれておらず112条(f)の適用は引き起こされないものと推定されるという実務慣例が形成されてきました。この「ミーンズ」という用語が無いためにMPF形式では書かれていないという推定は、以前はかなり強い推定であるとされましたが、2015年のWilliamson事件のCAFC大法廷判決[vi]において、クレーム用語が「十分明瞭な構造を当業者に暗示していない」ことを第三者が立証すればその推定は克服されるとされ、判例が変更されました。

　Dyfan v. Target事件では、「コード／アプリケーション」という限定が112条(f)の適用を引き起こすかが争点となりましたが、CAFCは判決において、Williamson事件判決を引用して、たとえクレームが「ミーンズ」という用語を使用していなくても、「言葉で表した構成概念でしかないものを反映するその場限りの言葉」は、「ミーンズ」という用語を使用することに等しく、112条(f)が適用されると説明しました。CAFCの考えによると、MPFクレームと認定されるか否かに関する本質的な問題は、「ミーンズ」という用語の有無のような外観上の形式的な問題ではなく、クレーム限定の文脈において構造の名称として十分に明瞭な意味を有するものと当業者によって理解されるかどうか、という問題に帰着します。

　CAFCはDyfan v. Target事件において、112条(f)の適用の立証方法について、争われているクレーム限定が当業者に構造を暗示していたか否かを判断するためには、この争点が当業者の理解に関わるものであることから、クレームそのものや審査経過のような内部証拠だけではなく、たとえば専門家証人や辞書によってクレームの文言が当該技術において理解された意味を有しているのかについて証明する外部証拠を参照することが有効である、と判示しました。Dyfan v. Target事件判決においてCAFCは、「ミーンズ」という用語を欠くクレームがMPFクレームではないという推定を覆すためには、クレーム限定が当業者に構造を暗示していたか否かについて、「証拠の優越の原則」[vii]によって立証する必要があると示唆しました。

 

３．’978特許のクレーム

　’978特許の訴訟においては、クレーム１および２がMPFクレームであるかが争点となりました。以下に、’978特許のクレーム１および２の原文と、その弊所仮訳をお示しいたします。なお、文中、太字および下線で示した部分は本件CAFC判決原文において強調されていた部分を示します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

1. A method for social networking with a mobile computing device comprising: providing for use on a mobile computing device a synchronization index, wherein said synchronization index is associated to multimedia, wherein the synchronization index comprises an electronic transcript that indicates text corresponding to audio from the multimedia, and wherein the synchronization index indicates respective times within the multimedia corresponding to when a word or range of words is audible in the multimedia;

providing mobile computing device software, wherein said mobile computing device software comprises executable program code configured to receive the synchronization index, and wherein said text is able to be displayed other than as a web page,

wherein said mobile computing device comprises a viewing screen and a touch-sensitive input interface,

wherein said viewing screen is able to display multimedia and text from said synchronization index,

wherein performing a user’s selected gesture on a portion of said viewing screen corresponding to a portion of said text is recognized by said touch-sensitive input interface to facilitate annotation of a portion of said synchronization index, and

wherein said mobile computing device software comprises executable program code configured to facilitate annotation of a portion of said synchronization index responsive to user input received by the mobile computing device; and

communicating said annotation for subsequent retrieval on a second computing device via a network.

 

2. The method of claim 1, wherein said mobile computing device software comprises executable program code configured to synchronously play said associated multimedia with said synchronization index other than as part of a web page.

 

1. モバイルコンピューティングデバイスを用いたソーシャルネットワーキングのための方法であって、

　モバイルコンピューティングデバイス上での使用のために同期インデックスを提供するステップを備え、前記同期インデックスはマルチメディアに関連付けられ、前記同期インデックスは、前記マルチメディアの音声に対応するテキストを示す電子トランスクリプトを含み、かつ、前記同期インデックスは、前記マルチメディア内で単語または単語の範囲が聞こえる時点に対応する前記マルチメディア内のそれぞれの時間を示し、

　前記方法はさらに、

　モバイルコンピューティングデバイス用ソフトウェアを提供するステップを備え、前記モバイルコンピューティングデバイス用ソフトウェアは、前記同期インデックスを受信するように構成された実行可能なプログラムコードを含み、かつ、前記テキストはウェブページ以外の形態で表示可能であり、

　前記モバイルコンピューティングデバイスは、表示画面およびタッチ感応型入力インターフェースを備え、

　前記表示画面は、マルチメディアおよび前記同期インデックスからのテキストを表示可能であり、

　前記テキストの一部に対応する前記表示画面の部分に対してユーザーが選択したジェスチャを行うことが、前記タッチ感応型入力インターフェースによって認識され、それにより前記同期インデックスの一部への注釈付けが容易になり、かつ、

　前記モバイルコンピューティングデバイス用ソフトウェアは、前記モバイルコンピューティングデバイスによって受信されたユーザー入力に応答して、前記同期インデックスの一部への注釈付けを容易にするように構成された実行可能なプログラムコードを含み、

　前記方法はさらに、

　ネットワークを介して、後続の検索のために前記注釈を第２のコンピューティングデバイスへ通信するステップを含む、方法。

 

2.クレーム１に記載の方法であって、

　前記モバイルコンピューティングデバイス用ソフトウェアが、ウェブページの一部としてではなく、前記同期インデックスを用いて前記関連付けられたマルチメディアを同期的に再生するように構成された実行可能なプログラムコードを含む、方法。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

 

４．地裁の判断

（１）当事者の主張

　①　Amazon社等（侵害訴訟の被告）の主張

　Amazon社等は、先に説明した2つの段階を踏んで不明確性を理由に’978特許の無効を主張しました。まず、第1段階として、Amazon社等は、’978特許のクレーム1および2にそれぞれ記載された2つの「実行可能なプログラムコード（executable program code）」の限定事項、すなわちクレーム1の「前記同期インデックスの一部への注釈付けを容易にするように構成された」モバイルデバイスコード、およびクレーム2の「マルチメディアを同期再生するように構成された」モバイルデバイスコードは、米国特許法112条(f)の前段に基づくMPFクレーム用語であると主張しました。

　次に、第2段階として、Amazon社等は、米国特許法112条(f)の後段が要求しているようにクレームに記載された機能に対応する構造が開示されていないため、米国特許法112条(b)の明確性要件違反が生じると主張しました。Amazon社等は、その根拠として、専門家であるDan Schonfeld博士の陳述書を引用しました。同博士は、クレームの用語は、クレームに係るコードの「基礎となるアルゴリズムまたは命令が何であるかを当業者に知らせるものではなく」、また、クレームに「モバイルコンピューティングデバイス」が含まれていることは、「記載された機能を実行する構造に関する追加の詳細を提供するものではない」と述べました。

　②　TrackTime社（侵害訴訟の原告）の主張

　TrackTime社は、上記の第1段階の主張に対しては、当該用語は112条(f)の適用を受けないと反論しました。その理由は、TrackTime社の専門家であるManeesh Agrawala博士によれば、当該用語は発明当時、関連技術分野の技術者によって、既存プログラム内の特定の種類のコードを指すものとして理解されていたというものであり、例えば、Amazon社等が’638特許の訴訟で先行技術であると主張するLiv eNoteプログラムなどを挙げています。

　TrackTime社はまた、上記の第２段階の主張に対しては、たとえ当該用語がMPFクレーム用語であると仮定しても、明細書に開示されている注釈および同期再生ロジックの多数の補助機能は、クレームに記載されたコードの動作を十分に具体的に記述しており、クレームは関連技術分野の当業者に十分な構造を伝えていると主張しました。

（２）地裁の判決

　地裁は、Amazon社等の主張に同意し、「実行可能なプログラムコード」という限定はMPF用語であり、明細書には対応する構造の十分な開示が欠けているとして、クレームを不明確であると判断し、’978特許を無効とする判決を下しました。

　地裁は、112条(f)が適用されるか否かについては、クレームに「ミーンズ」という語が使用されていないことから112条(f)は適用されないとの推定が働くがその推定は覆されたと判断しました。特に、地裁は、「実行可能なプログラムコード」（および同様に、明細書で言及されている「ロジック（logic）」）という用語は、十分に具体的な構造を示すものではなく、「一般的」な用語に過ぎないと判断しました。地裁はまた、明細書は先行技術のプログラムに言及しているものの、「これらの先行技術のソフトウェアアプリケーションが、クレームに記載された実行可能なプログラムコードを含んでいるとは述べていない」と指摘しました。

　このように地裁は、112条(f)が適用されると判断した上で、明細書には、実行可能なプログラムコードがクレームに記載された機能をどのように実現するかを説明する「アルゴリズムまたは手順」が十分に開示されていないと結論付けました。したがって、地裁は、’978特許については不明確性を理由に無効と判断しました。

　TrackTime社は、この判決を不服としてCAFCに控訴しました。

 

５．CAFCの判断

　CAFCは、前述のDyfan v. Target事件におけるCAFCの判決を考慮すると、地裁による112条(f)に基づくMPFクレームの分析が不十分であったと判断し、’978特許に関する不明確であるとの判断を破棄し、地裁に差し戻しました。

　Dyfan v. Target事件においてCAFCは、あるクレーム限定を112条(f)に基づいて解釈すべきか否かを判断するには、完全な文脈的分析が必要であると説明しました。その分析には、明細書、クレームの周辺の文言、および当業者がその用語をどのように理解するかという観点から見て、クレームの文言が十分な構造を記載しているかどうかの検討が含まれます。

　CAFCは、地裁は、当該技術分野における用語の使用状況や、当業者が問題の「実行可能なプログラムコード」という限定をどのように理解するかに関する外部証拠を考慮しなかったため、地裁がDyfan v. Target事件判決で求められる完全な検討を行わなかったと判断しました。CAFCは、112条(f)に関する問題を自ら第一審として判断することはせず、差し戻し後の地裁に判断を委ねました。地裁は今後、問題の限定を文脈に照らして解釈する際に、それらの限定がモバイルデバイス上でクレームされた注釈機能および同期再生機能を実行するための十分な構造を記載しているかどうかを判断することになります。

 

６．実務上の留意点

（１）原告（権利者）側の留意点

　MPFクレームと解釈される不利益を回避するために、出願の段階でMPFクレームと解釈されないクレームドラフティングを心がける必要があります。「ミーンズ」の代用に“module”や“unit”のような一般的な単語を用いるだけでは、被告によってMPFクレームではないという推定が反証される恐れがあります。特にソフトウェア関連発明の分野においてそのような反証に耐えるためには、当業者であれば特定の構造として理解したであろうと考えられる技術用語であって、ソフトウェアの意図を実現するために発明の時点で先行技術に存在していた既存のプログラムやコードを選択・使用することができるクレーム用語を使用するように心がける必要があります。

　MPFクレームと認定されるかどうかは出願段階では予測が困難な面もあり、万が一MPFクレームと認定された場合に備えて、クレームされた機能を実行する構造を明細書に十分開示しておく必要があります。特にソフトウェア関連発明においては、クレームされた特有の機能を汎用コンピュータに実行させるためのアルゴリズムの開示が必要であるとされており、機能を実行するための汎用コンピュータの記載とともに、アルゴリズムを示すフローチャートが必須です。

（２）被告（実施者）側の留意点

　実施者にとっては、権利者側の特許クレームがMPFクレームであると認定されることにより、そのクレームの文言解釈において権利侵害を免れる可能性が高まり、さらに対応する構造が明確に開示されていない場合には当該クレームの無効を主張することができます。そのため、訴訟の相手方のクレームに機能的表現のクレームがあれば、112条(f)の適用されるMPFクレームであるとの主張を行うべきです。MPFクレームの2段階テストの第1のステップにおいて、「ミーンズ」の用語がない機能的クレームの場合は、MPFクレームではないという推定に反証する立証責任は被告側にあります。

　「ミーンズ」の用語を欠く機能的クレームで権利行使を受けた場合は、たとえば権利化段階で米国特許商標庁の審査官からMPFクレームであると認定されている場合があり得ることから、まずは審査経過などの内部証拠を検討すべきです。権利化段階でMPFクレームであることを出願人が自認した上で権利されているのであれば、無効理由にならないまでも権利範囲は非常に狭く解釈される可能性があります。

　今回の本件判決においては、MPFクレームではないという推定に反証するために外部証拠の重要性も指摘されていますので、当該技術分野の専門家の見解が重要となります。被告としてはクレーム全体の文言を考慮しても構造を暗示するものとは当業者は理解しないであろうという主張を慎重に構築する必要があります。

[i] もう一方の’638特許については、地裁において陪審裁判が行われ、陪審は、係争クレームについて先行技術文献に基づき新規性を阻害されており無効と判断しました。控訴審においてCAFCは地裁の判決を支持しました。詳細については上記の情報元①および②をご参照ください。

[ii] 米国特許法112条(f)前段は以下のように規定しています。

“An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof,”

[iii] 米国特許法112条(f)後段は以下のように規定しています。

“and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.”

[iv] 米国特許法112条(b)は以下のように規定しています。

“The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.”

[v] Dyfan, LLC v. Target Corp., Case No. 21-1725 (Fed. Cir. Mar. 24, 2022) (Lourie, Dyk, Stoll, JJ.)

[vi] Williamson v. Citrix Online, LLC, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) (en banc)

[vii] “preponderance of evidence”：ある事実が「ないというよりはある」と言えるか否かで判断する米国民事訴訟における証明度に関する原則

 

［担当］深見特許事務所　　堀井　豊

 

［情報元］

１．McDermott Will & Shulte IP Update | July 16, 2026 “Back on track: Contextual inquiry required before applying § 112(f) to software claim element”

（https://www.ipupdate.com/2026/07/back-on-track-contextual-inquiry-required-before-applying-%c2%a7-112f-to-software-claim-element/）

 

２．TrackTime, LLC v. Amazon.com Services LLC, Audible, Inc., Case No. 24-1102 (Fed. Cir. July 2, 2026) (Prost, Taranto, JJ; Kovner, J., sitting by designation.)（判決原文）

（https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1102.OPINION.7-2-2026_2718002.pdf）